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„Die Teams sollten sich zunächst überlegen, wo sie mit ihrem Unternehmen hinwollen. Darauf aufbauend wird dann eine IP-Strategie entwickelt.“

Claas Junghans Claas Junghans ist Patentanwalt in Berlin
© Thorsten Eichhorst

Til Huber Til Huber
© Deutsches Patent- und Markenamt

Was EXIST-Teams in puncto Patente beachten sollten, haben wir den Patentanwalt Claas Junghans und Til Huber vom Deutschen Patent- und Markenamt gefragt.

Herr Junghans, Sie betreuen u.a. EXIST-geförderte Teams beim Thema Intellectual Property, kurz: IP. Woran hakt es Ihrer Erfahrung nach?

Junghans: Ein Thema, das wir häufig sehen, ist mitunter eine recht naive Vorstellung sowohl auf Seiten der Gründerinnen und Gründer als auch auf Seiten der Hochschule über die Prozesse und die zu verhandelnden Werte. Da kann es durchaus sein, dass die Gründerinnen und Gründer nicht verstehen, dass die öffentliche Hand, vertreten durch die Hochschule sowie durch Förderinstrumente wie EXIST oder GO-Bio, einen sehr substanziellen Beitrag zum Entstehen der Innovation geleistet hat. Das muss sich natürlich bei den Verhandlungen über den Wert des Patents niederschlagen. Der Betrag, den das Gründungsteam an die Hochschule entrichtet – sei es in Form einer Lizenzgebühr oder eines einmaligen Kaufpreises – muss ja letztlich auch die Leistungen der öffentlichen Hand bzw. der Steuerzahler berücksichtigen, die zur Entwicklung des Produkts beigetragen haben. Da gibt es häufig falsche Vorstellungen. Genauso kann es aber auch sein, dass es bei der Hochschule oder der Transferstelle, die von der Hochschule beauftragt wurde, sowohl in der Substanz als auch im Ton noch großes Verbesserungspotenzial gibt. Wir arbeiten zum Beispiel sehr oft mit Schweizer Hochschulen zusammen. Da muss ich sagen, ist im Vergleich der Ton meist viel ziviler, was sicher auch damit zu tun hat, dass man dort in einem relativ kleinen Umfeld mit sehr viel Erfindungen und vielen Finanzierungsmöglichkeiten bereits vor längerer Zeit einen guten Weg zur Übertragung von Schutzrechten gefunden hat.

Herr Huber, welche Rolle spielen Hochschulen insgesamt bei der Beantragung von Patenten?

Huber: In Hochschulen findet natürlich insgesamt ein ganz erheblicher Teil an Innovationsleistungen statt. Bei den Patentanmeldungen ist allerdings noch viel Luft nach oben - nicht nur im internationalen, sondern auch im nationalen Vergleich. Um es in Zahlen auszudrücken: Im Jahr 2018 hatten wir in Deutschland insgesamt knapp 68.000 Anmeldungen, davon kamen 631 Patentanmeldungen von deutschen Hochschulen. Im Vergleich dazu sind die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer Institut, die Max-Planck-Gesellschaft oder das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt bei der Anmeldung von Schutzrechten vielleicht etwas professioneller aufgestellt. Wir haben dort erheblich mehr Patentanmeldungen als bei den Hochschulen.

Das bedeutet, Patente spielen im Wirtschaftsleben nach wie vor eine sehr wichtige Rolle.

Huber: Wenn wir sehen, wie große Unternehmen um Schutzrechte juristisch ringen und die weltweit steigenden Anmeldezahlen betrachten, dann liegt das auf der Hand. Es gibt allerdings Studien, die zeigen, dass ein erheblicher Teil der Innovationen auch als Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Das bedeutet, dass gar nicht mehr unbedingt ein Patent angemeldet wird. Eine Patentanmeldung kann mitunter lange dauern, Anmeldung und Aufrechterhaltung eines Patents sowie vor allem die Dienstleistung von Patentanwälten kosten Geld. Ob ein Unternehmen das auf sich nehmen möchte, hängt oft auch mit der jeweiligen Strategie zusammen. Aber als Deutsches Patent- und Markenamt sagen wir dennoch, dass es sich in sehr vielen Fällen lohnt, ein Schutzrecht anzumelden. Das Unternehmen hat damit ein exklusives Nutzungsrecht.

Herr Junghans, welche Produkte, welche Verfahren sollten überhaupt durch ein Patent geschützt werden?

Junghans: Alle Produkte oder Verfahren, die auf dem Markt von Wettbewerbern nachgeahmt werden können und durch deren Nachahmung das eigene Unternehmen geschwächt werden kann. Dabei sollte man nicht nur ein Patent innerhalb Deutschlands, sondern mindestens europaweit anmelden. Alles andere wäre quasi ein Eingeständnis, dass man vielleicht doch nicht so richtig was zu schützen hat und das Ganze nur für die Galerie macht.

Es gibt allerdings auch Bereiche, in denen der Patentschutz keine Rolle spielt. Beispiel: Forschungsmethoden sowie alle Dienstleistungen, bei denen der eigentliche wertschöpfende Schritt gar nicht öffentlich gemacht werden muss. Wenn ein Wissenschaftler zum Beispiel Gensequenzen auf eine Art und Weise auswertet, die nur seinem Forschungsteam zugänglich sind oder wenn ein Informatiker nicht-öffentliche Datenbanken erstellt, deren Inhalte auch in absehbarer Zeit nicht veröffentlicht werden.

Herr Huber, wie sieht es mit Software und Apps aus?

Huber: Computerprogramme als solche sind in Deutschland nicht patentfähig. Stehen sie aber im Zusammenhang mit einer technischen Anwendung, dann sind sie durchaus schutzfähig. Ansonsten greift man hier eher auf Urheberrechtsschutz zurück, das ja nicht beantragt werden muss, sondern automatisch besteht.

Viele der EXIST-geförderte Gründerinnen und Gründer haben zuvor als wissenschaftliche Mitarbeiter an ihrer Hochschule gearbeitet. Aufgrund des Arbeitnehmer-Erfindungsgesetzes ist es die Hochschule, die dann womöglich das Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten als Patent anmeldet. Wie geht nun eine Start-up am besten vor, wenn es das Patentrecht von der Hochschule übertragen bekommen möchte?

Junghans: Es gibt nur eine Antwort in meinen Augen: auf dem Wege der ausschließlichen Lizenz. Der Einwand lautet hier meist, dass Investoren nur mit Start-ups zusammenarbeiten, die tatsächlich auch Inhaber eines Patents sind. Es also von der Hochschule gekauft haben. Aber das deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Für den Finanz-Investor entstehen keine Nachteile, wenn das Start-up „nur“ Lizenznehmer und nicht Eigentümer des Patents ist.

Bevor es zum Vertrag kommt, sollte ein Term Sheet aufgesetzt werden. Warum ist das so wichtig?

Junghans: Die wesentliche Frage ist doch: Wie sehen die Grundbedürfnisse der beiden Parteien aus? Und wie bringt man die in einem Vertrag so unter, dass beide damit gut leben können? Man muss sich darüber austauschen, welche Interessen der jeweils andere mit der Übertragung der Patente verfolgt. Wer bestimmt den Patentanwalt und bezahlt dessen Honorar? Wie hoch ist die Lizenzgebühr, die das Start-up an die Hochschule abführt? Die Lizenzgebühr orientiert sich zwar immer am Umsatz, aber wie wird der Umsatz im konkreten Fall definiert? Wie sehen die Zahlungsmodalitäten aus? Was passiert, wenn das Start-up seine Lizenz Dritten zur Verfügung stellt? Insbesondere im Bereich der Pharmazie sind zum Beispiel sogenannte Milestone Payments üblich. Das heißt: Ein Dritter übernimmt von dem Start-up eine Lizenz und zahlt bei Erreichen bestimmter betriebswirtschaftlicher Ziele eine Einmalzahlung. Die Frage ist: Wird die Universität daran beteiligt? Und in welcher Höhe? Wenn man die groben Eckpfeiler geklärt hat, steht die Frage im Raum, wer trägt welche Kosten und welche Verpflichtungen ergeben sich, wenn das Patent von Dritten verletzt wird? Alles in allem ist dies nur ein kleiner Ausschnitt an Fragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen. Aber wenn all die ökonomischen Konditionen klar sind, ist die Gestaltung des Lizenzvertrags eigentlich reines Handwerk.

Das bedeutet, das Team sollte bereits eine IP-Strategie in der Tasche haben?

Junghans: Idealerweise sollten sich die Teams zunächst einmal überlegen, wo sie eigentlich mit ihrem Unternehmen hinwollen. Dann sollten sie überlegen, welche Ressourcen sie dafür benötigen. Darauf sollte idealerweise eine IP-Strategie aufgebaut werden. Diese Überlegungen passieren in der Regel während der EXIST-Phase. In der Regel ist es allerdings so, dass ein Produkt entwickelt wird, die Gründer dann zu ihrem Ansprechpartner an der Hochschule oder Transferstelle gehen und dort dann dieser Strategie-Aspekt aus verschiedenen Gründen nicht so ausgereizt wird, wie es vielleicht möglich wäre. Das heißt: Je früher man mit der Strategie anfängt, desto mehr Optionen bleiben einem.

Ein Start-up, das ein Patent per Lizenz von der Hochschule nutzen möchte, sollte bereits vor den Verhandlungsgesprächen in etwa wissen, wie hoch die Lizenzgebühren in der jeweiligen Branche sind. Wo gibt es entsprechende Informationen?

Junghans: Zum einen sollte man sich bei Kollegen, Coaches und Branchenkennern umhören, zum anderen liegt allen Patentanwälten eine Art Kompendium der Schlichtungsverhandlungen vor, die die Schiedsstelle für Arbeitnehmer-Erfindungen beim Deutschen Patent- und Markenamt sammelt. Darin stehen die aktuellen Lizenzsätze für technische Erfindungen. All diesen Input muss man sich holen.

Herr Huber, auf das Start-up kommen neben den Lizenzgebühren auch die Kosten für die Aufrechterhaltung des Patents zu.

Huber: Ja, das ist so. Da sind Gebühren zu bezahlen, ohne die das Patent nicht aufrechterhalten wird. Die Gebührensätze finden Sie auf unserer Website unter www.dpma.de. Eine elektronische Anmeldung kostet 40 Euro, die Jahresgebühr für das dritte Patentjahr kostet noch 70 Euro. Sie sehen, das sind keine großen Kosten. Die Gebühren steigen allerdings über die Jahre. Wir gehen davon aus, dass ein Patent, das länger aufrechterhalten wird, wirtschaftlich erfolgreich bzw. ertragreich ist und man steigende Gebühren verlangen kann.

Herr Huber, Herr Junghans: Wenn die Hochschule ein Patent angemeldet hat, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass es auch vom DPMA erteilt wird. Für das Gründungsteam ist das ein Unsicherheitsfaktor. Wie können Gründer und Hochschule damit umgehen?

Huber: Das DPMA stellt - wenn rasch Prüfungsantrag gestellt wird - bereits in einer relativ frühen Phase der Anmeldung einen Erstbescheid aus. Das heißt, die meisten Patentanmelder, sofern sie denn darauf dringen, bekommen relativ schnell signalisiert, ob ihre Innovation grundsätzlich erteilungsfähig ist oder nicht. Insofern können die Unternehmen bzw. Start-ups häufig schon vor der Erteilung loslegen.

Junghans: Man kann im Lizenzvertrag vereinbaren, dass bei Erteilung des Patents ein anderer Lizenzsatz gezahlt als während der schwebenden Anmeldephase. Und wenn das Patent tatsächlich nicht erteilt werden sollte, gehen die Zahlungen an die Universität auf null zurück oder auf einen viel kleineren Wert, der dann nur noch dem Wert des übertragenen Know-hows entspricht. Man kann auch vertraglich festhalten, was passiert, wenn das Start-up im Nachhinein herausfindet, dass es noch weitere Patente von der Hochschule benötigt, um das Produkt tatsächlich zu vermarkten.

Herr Junghans, worauf kommt es Ihrer Erfahrung nach bei all den Vorbereitungen auf das Gespräch mit der Hochschule wirklich an?

Junghans: Man muss wissen, wie man verhandelt. Wir empfehlen zum Beispiel allen Gründerinnen und Gründern, die zu uns kommen, die Erfahrungen des Harvard Negotiation Project zu nutzen. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt der Harvard-Universität, das sich zum Ziel gesetzt hat, Verhandlungstechniken weiterzuentwickeln.

Man darf zum Beispiel nicht an irgendwelchen Zahlen kleben, von wegen, wenn ich 2 Prozent Lizenz zahlen muss, bin ich tot, und wenn ich 0,5 Prozent Lizenz zahle, dann geht es mir gut. Man muss zunächst einmal für sich sehr klar machen, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell. Wie will ich an den Markt kommen? Wie will ich mein Geld verdienen? Wo kommen die Zahlungsströme her? Wie sieht womöglich ein Plan B oder C aus? Will ich das Produkt selbst herstellen und verkaufen? Will ich an Dritte lizensieren? Will ich das Start-up über kurz oder lang verkaufen? Diese Alternativen mit all ihren Konsequenzen sollte man für sich durchdekliniert haben, um dann schließlich sagen zu können, welche Patente man von der Hochschule benötigt. Und wieviel man bereit ist, dafür zu zahlen.

Herr Huber, können sich die Gründerinnen und Gründer auch direkt an das Deutsche Patent- und Markenamt mit ihren Fragen wenden?

Huber: Für allgemeine Fragen haben wir einen zentralen Kundenservice und wir informieren zum Beispiel auch auf Messen. Viele Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.dpma.de. Konkrete Beratung dürfen wir aber aus rechtlichen Gründen nicht leisten. In vielen Regionen Deutschlands gibt es allerdings die Patent-Informationszentren , die kostenfreie Informationsveranstaltungen sowie zum Teil kostenpflichtige Serviceleistungen anbieten, um eine geeignete IP-Strategie zu entwickeln.

Stand: November 2019

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