Was nützt einem eine vielversprechende technische Innovation, wenn sie von der Konkurrenz kopiert werden kann? Um genau das zu vermeiden, gibt es Patente. Sie sichern dem Inhaber ein exklusives Nutzungsrecht für einen bestimmten Zeitraum und ausgewählte Länder zu.

Patente bzw. Intellectual Property, kurz: IP, sind daher ein wichtiges Asset für viele Start-ups. Womöglich wären sie gar nicht handlungsfähig, wenn ihnen die Rechte an wichtigen Patenten fehlen würden. Kein Wunder, dass Investoren viel Wert darauf legen, dass Start-ups ihre Erfindungen schützen lassen. Auch Gründungsteams, die EXIST-Forschungstransfer beantragen, müssen spätestens in der zweiten Förderphase über die Schutzrechte an ihrer Erfindung verfügen können.
So weit, so gut. Nur: Viele Start-ups – und auch Hochschulen – tun sich immer noch schwer, wenn es um die Übertragung von Patentrechten geht. Woran das liegen kann, haben wir EXIST-geförderte Gründer gefragt. Sie berichten über ihre Erfahrungen und sagen, worauf man achten sollte.

So früh wie möglich Transferstelle kontaktieren

Machen wir den Anfang mit Dr. Norbert Höfgen, Co-Gründer des Life-Science Start-ups DyNAbind. Das Team hat ein Verfahren an der Technischen Universität Dresden entwickelt, das das Auffinden von Wirkstoffen für die Arzneimittelforschung erheblich beschleunigt. Für seinen Markteintritt hat es drei Patente von der TU Dresden erworben. Vorbereitungen, Verhandlungen und Vertragsschluss des IP-Transfers haben etwa zwei Jahre gedauert. Dr. Norbert Höfgen empfiehlt daher jedem EXIST-Team, so früh wie möglich auf die Transferstelle zuzugehen: „Wir sind wenige Wochen nach dem Start von EXIST-Forschungstransfer bei der Transferstelle der TU Dresden gewesen und haben gesagt, für welche Patente wir uns grundsätzlich interessieren und wie unsere Patentstrategie in etwa aussieht. Man muss einfach wissen, dass damit ein in der Regel ein sehr langwieriger Prozess in Gang gesetzt wird. Zunächst muss die Absichtserklärung erstellt werden. Sie umreißt das Patent-Portfolio, über das später verhandelt wird. Darauf folgt das Term Sheet. Es steht im Mittelpunkt der Verhandlungen und legt vor allem die Konditionen fest, zu denen die IP-Rechte auf das Start-up übertragen werden. Die Ausarbeitung des Term Sheet hat etwa ein Jahr gedauert, und bis zum Vertragsschluss ist nochmal etwa ein halbes Jahr vergangen. Wir haben also die gesamte EXIST-Förderperiode gebraucht, bis wir schließlich den Vertrag mit der Hochschule schließen konnten.“

Früh anfangen und dranbleiben! Das sagt auch Dr. Sven Eichhorn, Co-Gründer von LiGenium: „Sobald klar ist, dass EXIST bewilligt wird und man die IP von der Universität erwerben muss, sollte man sich an die Transferstelle wenden. Am besten legt man vorher fest, wer sich im Team um das Thema kümmert. Bei der ersten Kontaktaufnahme geht es dann darum, kurz die Situation zu schildern: Dass man EXIST bekommt, dass man bestimmte Patente benötigt und wissen möchte, wie es mit dem Vertrag und den Konditionen aussieht. Die Transferbeauftragten wissen damit frühzeitig, um was es geht. Wichtig ist, dass alle Beteiligten erkennen, dass man an einer guten Kommunikation interessiert ist.“

Auch bei den Gründern von LiGenium lagen die Rechte an der Erfindung zu der Zeit, als sie noch als Wissenschaftler an der Hochschule beschäftigt waren, an der Hochschule. So schreibt es das Arbeitnehmererfindungsgesetz vor. LiGenium hatte an der Technischen Universität Chemnitz Anwendungsmöglichkeiten für den Werkstoff Holz im Maschinenbau und in der Fördertechnik entwickelt. Die TU Chemnitz hat die Technologie daraufhin patentieren lassen und besaß damit die alleinigen Verwertungsrechte. Doch mit der Gründung von LiGenium war das Gründungsteam auf die Patente angewiesen. Nur so war es möglich, die von ihnen entwickelten technischen Anwendungen auf dem Markt anzubieten und weiterzuentwickeln.

Welche Patente brauchen wir?

Dabei sind nicht zwingend alle Patente, die aus einem Forschungsprojekt hervorgegangen und von der Hochschule angemeldet wurden, für das operative Geschäft eines Start-ups relevant. Die Frage, welche Patente man auf jeden Fall übernehmen sollte, sei daher gar nicht so einfach zu beantworten, sagt Martin Reiber. Er ist Co-Gründer der RMF Tech, einer Ausgründung der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.

Das Team hat ein Verfahren entwickelt, das wertvolle Metalle, wie sie zum Beispiel in Elektronikgeräten eingesetzt werden, aus Stoffströmen zurückgewinnt und in den Produktionsablauf zurückführt. „Bei uns geht es um zwei erteilte Patente und zwei weitere, die sich noch im Anmeldeprozess befinden. Dabei haben wir zuvor durchaus kritisch hinterfragt, welchen konkreten Nutzen diese Patente für unser Unternehmen haben. Wobei wir nicht die Interessen zukünftiger Investoren vergessen dürfen. Die erwarten in der Regel, dass ein Start-up möglichst viele Patente hält. Wir müssen also abwägen: Wie viele Patente brauchen wir, damit uns die Investoren vertrauen? Und wie viele Patente brauchen wir, um unsere Technologie entsprechend abzudecken? Das ist nicht einfach abzuschätzen. Von daher versuchen wir, möglichst groß zu denken und alle Eventualitäten und Szenarien genau durchzusprechen.“

Kauf oder Lizenz?

Bei den von Martin Reiber angesprochenen Eventualitäten und Szenarien geht es nicht zuletzt auch um die Frage, ob das Start-up die Patente kauft oder über eine Lizenz von der Hochschule erwirbt. Das Team von LiGenium hat sich zum Beispiel für den Kauf der Patente entschieden. Dr. Sven Eichhorn: „Zum einen, weil wir uns den Preis dafür leisten konnten. Zum anderen, weil uns sowohl von der Beratungsseite als auch von Investoren gesagt wurde, dass ein gekauftes Patent werthaltiger ist als eine Lizenz, weil man die IP-Rechte in der Hand hat.“ Auch das Team von DyNAbind hatte sich für den Kauf der IP-Rechte entschieden. „Für uns ist es wichtig, dass wir über die Schutzrechte hundertprozentig verfügen können. Wenn es um die Weiterentwicklung der Patentstrategie, um Kosten für Verhandlungen mit Prüfern usw. geht, ist es einfach zu umständlich, sich immer noch mit einem dritten Partner, also der Hochschule, abstimmen zu müssen. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass man als Inhaber der Patente natürlich alle Kosten selbst trägt. Der Kauf eines Patents ist ja nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, das Patent zu erhalten und zu verteidigen. Das kann gerade bei einem internationalen Schutzraum sehr kostenintensiv sein und sollte bei der Entscheidung, welche Patente man kauft und welche nicht, unbedingt berücksichtigt werden“, empfiehlt Dr. Norbert Höfgen.

Kosten im Blick haben

Deshalb: Die Kosten für Patente im Investitionsplan unbedingt berücksichtigen. Das Life-Science Team Numaferm der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf hatte ein entsprechendes Budget im Rahmen seiner ersten Finanzierungsrunde eingeplant. Co-Gründer Dr. Christian Schwarz „Ein Patent, als Hausnummer, kostet in den ersten sechs, sieben Jahren, mit Formulierung der Anmeldung, den Anmeldegebühren, den Recherchegebühren, Erteilungskosten, den Aufrechterhaltungsgebühren und so weiter ungefähr 100.000 Euro. Damit hat man die USA und Europa abgedeckt. Für den Schutz in Europa muss man sich allerdings nach einer gewissen Frist entscheiden, in welchen europäischen Ländern die IP gelten soll. Dort muss dann jeweils ein eigenes Patent angemeldet werden. Das kann richtig teuer werden, zumal dann auch noch die Übersetzungskosten dazu kommen.“

Mit Blick auf die Kosten kann es daher sinnvoll sein, einen Teil der IP-Rechte – zunächst – nur in Lizenz zu übernehmen. Das Gründungsteam von Numaferm hatte sich beispielsweise für eine Lizenzierung als Übergangslösung entschieden. Dr. Christian Schwarz: „Wir hatten, bevor wir den Kaufpreis zahlen konnten, erst einmal eine exklusive Lizenz von der Universität Düsseldorf erhalten. Nach drei Monaten, als die Finanzierung stand, haben wir die IP dann erworben. Diese Vorgehensweise hat dafür gesorgt, dass wir direkt mit Gründung des Unternehmens am Markt operieren können.“

Zentrale Frage: Was ist das Patent wert?

Ob Kauf oder Lizenz: Im Mittelpunkt der Verhandlungen geht es immer um den Wert bzw. Preis des Patents. Die Crux ist: Die Transferstellen der Hochschulen sind dazu angehalten, einen guten Preis zu erzielen. Schließlich geht es hier um Erlöse, die in die Kassen der öffentlichen Hand fließen. Die Gründungsteams wünschen sich dagegen günstige und finanzierbare Preise. „Wobei ja keiner der Beteiligten den tatsächlichen Wert des Patents beurteilen kann, weil es letztlich eine Wette auf die Zukunft ist“, schildert Dr. Sven Eichhorn von LiGenium das Problem. Das gilt vor allem dann, wenn sich die Hochschulen bei den Preisverhandlungen an der zukünftigen Wertentwicklung des Patents orientieren. Andere wiederum gehen von einem kostenbasierten Verfahren aus, wie zum Beispiel die Transferstelle der TU Dresden, mit der Dr. Norbert Höfgen verhandelt hatte: „Der Kaufpreis orientierte sich an den aufgelaufenen Kosten, die in unserem Fall bei der Universität für die Patente angefallen waren - von der ersten Anmeldung in Deutschland bis hin zur Anmeldung in anderen Ländern.“

Die unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Bewertung von Patenten unter den Hochschulen sieht Dr. Christoph Schwarz von Numaferm kritisch. „Aktuell ist es immer noch so, dass zwei ähnliche Gründungsprojekte, an zwei verschiedenen Universitäten mit komplett unterschiedlichen Modalitäten bei der IP-Übertragung konfrontiert werden. Das sollte eigentlich nicht sein. Aus meiner Sicht wäre es wünschenswert, wenn es ein standardisiertes Vertragswerk gäbe.

Zumindest als Orientierungshilfe. Daraus kann dann auch ein Gründer herauslesen, wie ein marktgerechtes Vorgehen aussehen könnte. Ich frage mich, warum man nicht die EXIST-Förderung an bestimmte IP-Standardverträge koppeln könnte. Bislang ist es so, dass die Universitäten leider am längeren Hebel sitzen. Das heißt, sie legen die Konditionen fest.“

Verhandlungsspielraum schaffen

Gerade weil die Hochschulen in einer starken Verhandlungsposition sind, sei es umso wichtiger für einen gewissen Verhandlungsspielraum zu sorgen, rät Dr. Norbert Höfgen: „Wir hatten drei Patente im Visier, die wir nach ihrer Bedeutung für unser Geschäftsmodell, nach deren Erteilungsaussichten – die Patente waren beim Europäischen Patentamt angemeldet, aber noch nicht erteilt – und deren Rechtsbeständigkeit sortiert haben. Die Rechtsbeständigkeit ist insofern wichtig, als ein Patent, dass beispielsweise für Deutschland erteilt wurde, womöglich im europäischen Prüfbericht dennoch weder als neu noch erfinderisch bewertet wird. In dem Fall muss man sich fragen, ob das deutsche Patent am Ende aufrechterhalten werden kann. All diese Punkte, können zu deutlichen Preisminderungen führen.“

Letztlich hängt das Verhandlungsergebnis natürlich immer auch davon ab, welchen Stellenwert das Thema „Gründung“ an der jeweiligen Hochschule hat. So kann die Bereitschaft der Hochschule, den Gründungsteams bei den Verhandlungen entgegenzukommen, durchaus groß sein. Diese Erfahrung hat zum Beispiel Dr. Sven Eichhorn von LiGenium gemacht: „Ich habe an der TU Chemnitz eine sehr kooperative Atmosphäre wahrgenommen. Das bedeutet, dass wir den Kaufpreis für die Übernahme der IP in einzelnen Tranchen an die Hochschule entrichten können. Darüber hinaus wurde der Vertrag auf unseren Wunsch hin in einer für juristische Laien gut verständlichen Sprache verfasst, so dass wir ganz klar nachvollziehen können, welche Kosten auf uns zukommen und welche Rechte und Pflichten die Partner haben. Eine solche Transparenz tut bei Entscheidungen von dieser Tragweite gut. “

Wer hilft?

Zum Glück können angehende Gründerinnen und Gründer auf vielfältige Unterstützung zurückgreifen. Die Gründungsnetzwerke vor Ort geben erste Tipps und sind gute Türöffner zu den Transferstellen der Hochschulen. Dem Team von LiGenium haben darüber hinaus die EXIST-Gründergespräche zum Thema IP sehr geholfen. Patentanwälte sowie Patentinformationszentren stehen ebenfalls zur Verfügung. Darüber hinaus bieten auch Business Angels, Investoren und VC-Fonds jede Menge Praxiswissen. „Der High-Tech-Gründerfonds beauftragt zum Beispiel im Rahmen der Due-Diligence, die für jedes Start-up erstellt wird, eine Patentanwaltskanzlei, die auch die IP und die Verträge checkt. In dem Zusammenhang haben wir auch wichtiges Feedback zu unserem Vertragsentwurf mit der Hochschule bekommen“, so Dr. Christoph Schwarz von Numaferm. Bei allem Expertenwissen empfiehlt Dr. Norbert Höfgen außerdem „mit anderen Teams zu sprechen, die den Prozess schon hinter sich haben, um zu erfahren, welches die typischen Knackpunkte bei den Patentverhandlungen mit der Hochschulen sind und wo es womöglich Verhandlungsspielräume gibt.“

Stand: Dezember 2019